Єдність

Международная регистрация торговой марки

Действие правовой охраны товарного знака (торговой марки) ограничено территорией той страны, в которой зарегистрирован товарный знак (торговая марка). Т.е. торговая марка зарегистрированная на территории Украины, имеет правовую охрану исключительно на территории Украины. Таким образом данная торговая марка (зарегистрированная на тер. Украины ) не будет иметь правовой охраны не территории других государств, до момента пока Вы (или другое) лицо не осуществите регистрацию торговой марки на территории других государств. Международное законодательство и национальные законодательства большинства стран предоставляют право и позволяют осуществлять регистрацию торговых марок на имя нерезидентов этих стран, т. е. на имя физических и юридических лиц – резидентов других стран. Юридические и физические лица – резиденты Украины имеют право на свое имя регистрировать торговые марки на территории других государств в соответствии с действующим законодательством других государств.

Международная регистрация знака для товаров и услуг (торговой марки) может быть осуществлена Вами в одной, или сразу в нескольких странах за рубежом.

Стоимость международной регистрации торговых марок

Существуют два варианта регистрации товарных знаков (торговых марок) в других государствах

• путем непосредственного обращения в Патентные ведомства каждого отдельного государства (национальная регистрация торговой марки);

• путем использования процедуры Мадридского Соглашения и Мадридского протокола (международная регистрация торговой марки).

В первом случае (национальная регистрация торговой марки), необходимо придерживаться требований и сроков, установленных законодательством каждой страны, и для подачи заявки на регистрацию торговой марки, обращаться к патентному поверенному этой страны, на языке данной страны. Сроки регистрации торговых марок разные в разных странах (например, в отличие от Украины, где этот срок составляет около 12-18 месяцев, в Германии или в Белоруссии такой срок регистрации торговой марки на целый год больше). Существенным является также то, что для подачи каждой национальной заявки на регистрацию торговой марки необходимо:

- оформление заявки на национальном языке и в соответствии с национальным законодательством той страны, в которой осуществляется регистрация торговой марки;

- для осуществления национальной процедуры регистрации торговой марки в обязательном порядке необходимо обращаться к зарегистрированному патентному поверенному той страны, в которой осуществляется регистрация тм;

- все сборы и пошлины, как правило оплачиваются в валюте той страны или в другой валюте в соответствии с действующим законодательством этой страны;

- вся почтовая переписка и делопроизводство по заявке на регистрацию торговой марки осуществляется на языке того государства, в котором регистрируется торговая марка.

Примером расчета бюджета по регистрации торговой марки в другом государстве для лица - резидента Украины может быть вариант регистрации торговой марки для группы товаров  «безалкогольные напитки»  в Российской Федерации по национальной процедуре может составлять: 2000руб. (подача заявки и формальная экспертиза) + 8500 руб. (квалификационная экспертиза) + 12000 руб. (регистрация знака и выдача свидетельства РФ на знак) – это государственные пошлины + 500 $ (услуги патентного поверенного РФ) = 1250 $. Это будут минимальные расходы на регистрацию торговой марки в одной стране - Россия. Предполагаем, что необходимо зарегистрировать торговую марку в трех странах. Таким образом, приблизительный бюджет регистрации торговой марки в трех странах по национальным процедурам может составлять минимально 3000 $ - 4000 $. При этом все платежи необходимо осуществлять на территорию каждой из трех стран. Переговоры нужно вести с представителем каждой из трех стран. Переписку также необходимо осуществлять с каждым отдельным патентным поверенным каждой из трех стран.

С целью минимизации финансовых и временных расходов, а так же с целью оптимизации и упрощения процедуры получения правовой охраны для торговой марки на территории нескольких государств, международным сообществом была разработана и внедрена международная процедура регистрации торговой марки, которую регламентирует и регулирует Мадридское соглашение и Протокол к мадридскому соглашению.

Это второй вариант международной регистрации торговой марки по Мадридской процедуре, который позволяет получить международную регистрацию торговой марки одновременно в нескольких странах - участницах Мадридского соглашения и/или Протокола к нему (ссылка)

Преимущества международной регистрации товарных знаков по Мадридской процедуре

• упрощается процедура подачи заявки на регистрацию товарного знака (торговой марки); заявитель подает лишь одну заявку в Международное бюро интеллектуальной собственности через свое национальное патентном ведомстве, указывая страны, в которых он желает получить правовую охрану (регистрацию) для своего товарного знака (торговой марки);

• стоимость международной регистрации торговой марки существенно уменьшается по сравнению со стоимостью регистраций в каждой стране отдельно;

- исключается необходимость в соблюдении правил оформления документов заявки в соответствии с национальным законодательством каждой из стран, в которых регистрируется торговая марка;

- международная заявка на регистрацию торговой марки оформляется на одном из установленных языков (английский, французский, испанский) и нет необходимости оформлять заявку на регистрацию торговой марки на каждом из языков стран, в которых регистрируется торговая марка;

* вся переписка по заявке осуществляется через международное бюро на одном из установленных языков, и при этом все документы в отношении международной заявки на регистрацию торговой марки публикуются на сайте WIPO

• регистрация знаков (торговых марок) в Международном бюро проводится сроком на 20 лет (по Мадридскому соглашению), сроком на 10 лет (за Протоколом к Мадридскому соглашению) с возможностью продолжения путем уплаты необходимых сборов.

Для сравнения по вышеуказанному примеру (регистрация торговой марки для одной группы товаров в трех странах) возможен следующий бюджет по международной регистрации торговой марки:

653 швейцарских франка – базовый сбор за международную регистрацию тм
100 швейцарских франка – сбор за каждую страну, то есть всего 300 шв. фр.
600 грн. – государственный сбор в Укрпатент
150 $ - услуги патентного поверенного Украины за каждую страну, то есть всего 450 $

Таким образом, общий бюджет по регистрации торговой марки в трех странах согласно с Мадридской системой может составлять: 953 шв. фр. + 600 грн. + 450 $ = 1470 $.

Вывод: В сравнении с национальными процедурами регистрации торговой марки стоимость международной регистрации торговой марки на территории трех стран почти в три раза меньше.

Дополнительные преимущества Мадридской процедуры регистрации знаков для товаров и услуг (товарных знаков, торговых марок):

• возможность регистрации товарного знака (торговой марки) одновременно в нескольких  странах, в т.ч. в Евросоюзе;

• отсутствие необходимости подавать несколько заявок на один и тот же товарный знак в несколько выбранных стран, поскольку по условиям процедуры международной регистрации знаков оформляется одна заявка, с указанием стран, в которых запрашивается охрана;

• заявка на международную регистрацию торговой марки подается на одном из официальных языков — французский, английский или испанский, то есть - нет необходимости переводить заявку на регистрацию торговой марки на язык каждой страны;

•  заявка подается через Патентное ведомство Украины, то есть отпадает необходимость в услугах иностранных патентных поверенных;

• стоимость международной регистрации знака значительно уменьшается за счет исключения из расходов гонораров иностранных патентных поверенных;

• оплачивается одна пошлина за подачу заявки на международную регистрацию торговой марки и не оплачивается пошлина за выдачу охранительного документа (что происходит во время национальных процедур регистрации); срок экспертизы заявки на международную регистрацию товарного знака ограничен 12 месяцами в каждой из стран, в которых регистрируется знак и 6-8 месяцев на предварительную экспертизу заявки в международном ведомстве;

• нет необходимости изучать патентное законодательство в отношении регистрации товарных знаков, торговых марок, знаков для услуг каждой из стран;

• возможность территориального расширения международной регистрации торговой марки в страны Мадридского соглашения и протокола, в которых торговая марка еще не зарегистрирована

• возможность «национализации» международной регистрации торговой марки в каждой из стран регистрации, т.е. возможность получения национального свидетельства о регистрации торговой марки

• возможность регистрировать торговую марку (в одной заявке) для большого количества классов товаров и услуг, что законодательно исключено в некоторых странах – например в Китае, Кипре, где по национальной процедуре возможна регистрация торговой марки только для одного класса товаров и/или услуг, т.е. в таких странах для получения регистрации торговой марки для разных групп товаров и услуг необходимо регистрировать торговую марку для каждой группы товаров и/или отдельной заявкой.

Но обращаем Ваше внимание на то, что международная заявка на регистрацию товарного знака (торговой марки) может быть подана лишь только после того, как национальное ведомство страны зарегистрирует соответствующую национальную заявку на регистрацию торговой марки на тер. Украины. То есть сначала необходимо направить национальную заявку на регистрацию торговой марки в Украине или получить охранное свидетельство Украины на знак для товаров и услуг (торговую марку). 

После осуществления международной регистрации Вашей торговой марки, в случае необходимости увеличения количества стран, в которых испрашивается правовая охрана знака (торговой марки), например, в случае экспорта в эти страны товаров, заявитель может сделать заявление о «территориальном расширении регистрации торговой марки». Такое заявление, сделанное через национальное Патентное ведомство в отношении международной регистрации торговой марки, публикуется в журнале «Les Marques Internationales» и на сайте WIPO. Действует территориальное расширение от даты записи о нем в Международном реестре WIPO, а прекращает действие по окончанию срока действия международной регистрации торговой марки. Правила делопроизводства, и представления международных заявок в Международное бюро WIPO изложены в Инструкции к Мадридскому соглашению. Соответственно за «территориальное расширение» прав на Вашу торговую марку необходимо доплачивать международную пошлину и услуги патентного поверенного.

Датой международной регистрации торговой марки считается дата подачи заявки на международную регистрацию, если прошло 6 месяцев от даты подачи национальной заявки. Если срок 6 месяцев от даты подачи первичной национальной заявки на регистрацию торговой марки еще не закончился, то датой подачи международной заявки считается дата подачи национальной заявки. Однако если заявка поступает в Международное бюро позже, чем через 2 месяца от даты подачи в национальное ведомство, то в этом случае датой международной регистрации торговой марки будет дата поступления заявки в Международное бюро.

Порядок международной регистрации знака по процедуре Мадридского соглашения:

1)  В соответствии со статьей 1(2) Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к этому соглашению, а также правила 9 Инструкции к Мадридскому соглашению и Протоколу, заявка на международную регистрацию знака для товаров и/или услуг  подается в Международное бюро 

Заявка на международную регистрацию знака для товаров и услуг согласно Мадридскому соглашению может быть подана гражданином или юридическим лицом Украины, на имя которого (которой) зарегистрирован знак в государственном реестре Украины. Такая регистрация называется базовой регистрацией торговой марки. Заявка на международную регистрацию знака для товаров и услуг (торговой макри) согласно с Протоколом может быть подана гражданином или юридическим лицом Украины, на имя которого (которой) подана заявка в порядке, установленном Законом Украины „Об охране прав на знаки для товаров и услуг” и „Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг”. 

Укрпатент по ходатайству заявителя предоставляет по его адресу соответствующие бланки, необходимые для подачи заявки на международную регистрацию знака согласно Мадридскому соглашению или Протоколу. Укрпатент принимает заявки на международную регистрацию знака (торговой марки), оформленные на одном из установленных языков (английский, французский, немецкий). К заявке на международную регистрацию торговой макри прилагается документ об уплате соответствующей международной пошлины, оплаченной в швейцарских франках, как предусмотрено правилом 34 Инструкции к Мадридскому соглашению и Протоколу и так же прилагается документ об оплате национального сбора в размере 600 грн. В случае соблюдения заявителем указанных требований, Укрпатент с соблюдением сроков, установленных в пункте 3 (4) статьи 3 Мадридского соглашения и Протокола, направляет определенным образом оформленную заявку (в Международное бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИВ, WIPO), о чем заявителю посылается сообщение с указанием даты отправления заявки в Международное бюро ВОИВ (ВОИВ, WIPO). Переписку относительно международной регистрации знаков Международное бюро ВОИВ ведет с заявителем торговой марки и Укрпатентом.